2016 专利代理人 审查指南学习笔记(4)

2.1.2.2使用公开

使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式。

如果使用公开的是一种产品，即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能够得知其结构和功能，也仍然属于使用公开。此外，使用公开还包括放置在展台上、橱窗内公众可以阅读的信息资料及直观资料，例如招贴画、图纸、照片、样本、样品等。

2.1.2.3以其他方式公开

为公众所知的其他方式，主要是指口头公开等。例如，口头交谈、报告、讨论会发言、广播、电视、电影等能够使公众得知技术内容的方式。口头交谈、报告、讨论会发言以其发生之日为公开日。公众可接收的广播、电视或电影的报道，以其播放日为公开日。

2.2抵触申请

根据专利法第二十二条第二款的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日) 公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。

另外，抵触申请仅指在申请日以前提出的，不包含在申请日提出的同样的发明或者实用新型专利申请。

3.2.4数值和数值范围

(1) 对比文件公开的数值或者数值范围落在上述限定的技术特征的数值范围内，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

(2) 对比文件公开的数值范围与上述限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

(3) 对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏上述限定的技术特征为离散数值并且具有该两端点中任一个的发明或者实用新型的新颖性，但不破坏上述限定的技术特征为该两端点之间任一数值的发明或者实用新型的新颖性。

(4) 上述限定的技术特征的数值或者数值范围落在对比文件公开的数值范围内，并且与对比文件公开的数值范围没有共同的端点，则对比文件不破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

4.1外国优先权

4.1.2相同主题的发明创造的定义

审查员应该注意，对于中国在后申请权利要求中限定的技术方案，只要已记载在外国首次申请中就可享有该首次申请的优先权，而不必要求其包含在该首次申请的权利要求书中。

4.2本国优先权

4.2.1享有本国优先权的条件

享有本国优先权的专利申请应当满足以下条件： (1)只适用于发明或者实用新型专利申请；

(2)申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请(以下简称中国首次申请) 后又向专利局提出专利申请(以下简称中国在后申请)；

(3)中国在后申请之日不得迟于中国首次申请之日起十二个月。 被要求优先权的中国在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：

(1)已经要求外国优先权或者本国优先权的，但要求过外国优先权或者本国优先权而未享有优先权的除外；

(2)已经被授予专利权的；

(3)属于按照专利法实施细则第四十二条规定提出的分案申请。

第四章 创造性

3.2审查基准

3.2.1突出的实质性特点的判断

如果对比的结果表明要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。

3.2.1.1判断方法

判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。

(1)确定最接近的现有技术 最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。

(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。

(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见 在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：

(i)所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

(ii)所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所

起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

(iii)所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

3.2.1.2判断示例

专利申请的权利要求涉及一种改进的内燃机排气阀，该排气阀包括一个由耐热镍基合金Ａ制成的主体，还包括一个阀头部分，其特征在于所述阀头部分涂敷了由镍基合金Ｂ制成的覆层，发明所要解决的是阀头部分耐腐蚀、耐高温的技术问题。

对比文件1公开了一种内燃机排气阀，所述的排气阀包括主体和阀头部分，主体由耐热镍基合金Ａ制成，而阀头部分的覆层使用的是与主体所用合金不同的另一种合金，对比文件1进一步指出，为了适应高温和腐蚀性环境，所述的覆层可以选用具有耐高温和耐腐蚀特性的合金。

对比文件2公开的是有关镍基合金材料的技术内容。其中指出，镍基合金Ｂ对极其恶劣的腐蚀性环境和高温影响具有优异的耐受性，这种镍基合金Ｂ可用于发动机的排气阀。

在两份对比文件中，由于对比文件1与专利申请的技术领域相同，所解决的技术问题相同，且公开专利申请的技术特征最多，因此可以认为对比文件1是最接近的现有技术。

将专利申请的权利要求与对比文件1对比之后可知，发明要求保护的技术方案与对比文件1的区别在于发明将阀头覆层的具体材料限定为镍基合金Ｂ，以便更好地适应高温和腐蚀性环境。由此可以得出发明实际解决的技术问题是如何使发动机的排气阀更好地适应高温和腐蚀性的工作环境。

根据对比文件2，本领域的技术人员可以清楚地知道镍基合金Ｂ适用于发动机的排气阀，并且可以起到提高耐腐蚀性和耐高温的作用，这与该合金在本发明中所起的作用相同。由此，可以认为对比文件2给出了可将镍基合金Ｂ用作有耐腐蚀和耐高温要求的阀头覆层的技术启示，进而使得本领域的技术人员有动机将对比文件2和对比文件1结合起来构成该专利申请权利要求的技术方案，故该专利申请要求保护的技术方案相对于现有技术是显而易见的。

3.2.2显著的进步的判断

在评价发明是否具有显著的进步时，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果。以下情况，通常应当认为发明具有有益的技术效果，具有显著的进步：(1)发明与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等；

(2)发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；

(3)发明代表某种新技术发展趋势；

(4)尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。

4.2组合发明

(1)显而易见的组合

如果要求保护的发明仅仅是将某些已知产品或方法组合或连接在一起，各自以其常规的方式工作，而且总的技术效果是各组合部分效果之总和，组合后的各技术特征之间在功能上无相互作用关系，仅仅是一种简单的叠加，则这种组合发明不具备创造性。

(2)非显而易见的组合

如果组合的各技术特征在功能上彼此支持，并取得了新的技术效果；或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越，则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步，发明具备创造性。其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价。

4.3选择发明

在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。

(1)如果发明仅是从一些已知的可能性中进行选择，或者发明仅仅是从一些具有相同可能性的技术方案中选出一种，而选出的方案未能取得预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。

(2)如果发明是在可能的、有限的范围内选择具体的尺寸、温度范围或者其他参数，而这些选择可以由本领域的技术人员通过常规手段得到并且没有产生预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。

(3)如果发明是可以从现有技术中直接推导出来的选择，则该发明不具备创造性。

(4)如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

第五章 实用性

3.1审查原则

审查发明或者实用新型专利申请的实用性时，应当遵循下列原则： (1)以申请日提交的说明书(包括附图)和权利要求书所公开的整体技术内容为依据，而不仅仅局限于权利要求所记载的内容；

(2)实用性与所申请的发明或者实用新型是怎样创造出来的或者是否已经实施无关。

3.2.4人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法

外科手术方法包括治疗目的和非治疗目的的手术方法。以治疗为目的的外科手术方法属于本部分第一章第4.3节中不授予专利权的客体；非治疗目的的外科手术方法，由于是以有生命的人或者动物为实施对象，无法在产业上使用，因此不具备实用性。例如，为美容而实施的外科手术方法，或者采用外科手术从活牛身体上摘取牛黄的方法，以及为辅助诊断而采用的外科手术方法， 例如实施冠状造影之前采用的外科手术方法等。

3.2.5测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法

测量人体或动物体在极限情况下的生理参数需要将被测对象置于极限环境中，这会对人或动物的生命构成威胁，不同的人或动物个体可以耐受的极限条件是不同的，需要有经验的测试人员根据被测对象的情

况来确定其耐受的极限条件，因此这类方法无法在产业上使用，不具备实用性。

以下测量方法属于不具备实用性的情况：

(1)通过逐渐降低人或动物的体温，以测量人或动物对寒冷耐受程度的测量方法；

(2)利用降低吸入气体中氧气分压的方法逐级增加冠状动脉的负荷，并通过动脉血压的动态变化观察冠状动脉的代偿反应，以测量冠状动脉代谢机能的非侵入性的检查方法。

第七章 检 索

在检索报告中，审查员采用下列符号来表示对比文件与权利要求的关系：

Ｘ：单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件； Ｙ：与检索报告中其他Ｙ类文件组合后影响权利要求的创造性的文件；

Ａ：背景技术文件，即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件；

Ｒ：任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件；

Ｐ：中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实该申请优先权的文件；

Ｅ：单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件。

第八章 实质审查程序

3.4.2特殊处理

对下列几种情况可作特殊处理：

(1)对国家利益或者公共利益具有重大意义的申请，由申请人或者其主管部门提出请求，经专利局局长批准后，可以优先审查，并在随后的审查过程中予以优先处理。

(2)对于专利局自行启动实质审查的专利申请，可以优先处理。 (3)保留原申请日的分案申请，可以与原申请一起审查。

4.12会 晤

在某些情况下， 例如本章第4.11.1节(1) 中所述的情况，审查员可以约请申请人会晤，以加快审查程序。申请人亦可以要求会晤，此时，审查员只要认为通过会晤能达到有益的目的，就应当同意申请人提出的会晤要求；

4.12.1举行会晤的条件

举行会晤的条件是：

(1)审查员已发出第一次审查意见通知书；并且

(2)申请人在答复审查意见通知书的同时或者之后提出了会晤要求，或者审查员根据案情的需要向申请人发出了约请。

不管是审查员约请的，还是申请人要求的会晤，都应当预先约定。

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