专利规避设计(2)

很多中国公司在将零部件组装成产品出口到美国时，可能会担心由于没有获得专利许可而被诉专利侵权。但事实上，如果按照专利权用尽原则进行抗辩，中国公司即使没有获得专利许可，也有可能规避专利侵权责任。

在美国，在产品进行销售的首次授权后，专利权用尽原则便终止了专利权人禁止、控制专利产品或从中收取专利使用费的权利。专利权用尽原则的解释一直非常复杂，但是去年，美国最高法院对广达电脑和LG电子之间的案例进行了审议，并就如何使用专利权用尽原则以及在什么情形下可以使用该原则来规避专利侵权责任进行了较为明确的说明。本文对专利权用尽原则的发展和解释进行了讨论，并对广达案中的论点和问题进行了分析，这可能会给正在进行许可谈判或正在美国专利诉讼中进行抗辩的中国公司带来一些启示。 专利穷竭法则的确立

根据美国专利穷竭法则，无论何时， 一旦专利权人已就该专利产品获得了相应的报酬，则视为专利权人的专利权已穷竭。专利权人可根据专利穷竭原则就专利产品取得全部对价，但该权利仅能行使一次。一旦某项专利产品的专利权已用尽，专利权人则丧失了针对该产品进一步行使专利权的权利。

在“美国诉优尼威思镜片公司”一案中，美国最高法院引述和使用了专利穷竭法则。优尼威思镜片公司就玻璃制多焦点空白镜片共取得了8件专利，并就生产成品镜片的方法取得了5件专利。优尼威思镜片公司许可一家镜片公司生产该空白镜片，并要求有权按照既定的价格将其出售给其他被许可方。美国最高法院判定：优尼威思镜片公司无权向从该镜片公司购买空白镜片的买家行使其方法专利。因为通过空白镜片的许可销售，优尼威思镜片公司已从该镜片公司就其专利权获得了全部报酬（专利费）。一旦优尼威思镜片公司获得了全部报酬，按专利法规定：优尼威思镜片公司已无权根据其专利权就其产品施以任何其他控制权。 优尼威思镜片一案之后，美国联邦巡回法院多次使用专利穷竭法则。由于美国最高法院

在优尼威思镜片一案中阐明：专利权人是否在许可销售协议设定了条件是专利权是否用尽的评判依据。美国联邦巡回法院就该决议解释为：无条件的许可销售将适用专利穷竭法则，若专利权人同意附条件的销售或许可，则表明其没有就其专利产品获得全部报酬。美国联邦巡回法院的先例使专利权人能够在专利产品出售之后，就该产品的下游使用行使更多的控制权。 台湾广达一案: 对专利穷竭法则的解读

在最近“韩国LG电子诉台湾广达电脑”一案中，LG的专利组合包括个人电脑所用的部件（比如半导体芯片）的专利，以及将部件并入电脑操作系统的方法和系统的专利。LG和Intel签署了一份许可协议，通过该协议，LG将其专利组合许可授予Intel。Intel生产并在各级电脑系统供应链中销售其产品。当Intel生产半导体芯片并将其销售给第三方时，其还通过将芯片与其他Intel部件结合的方式销售电脑系统。该许可协议授权Intel生产并销售可能侵犯LG专利权的产品。然而，LG试图避免从Intel处购得芯片的第三方获得许可授权。因此，该许可协议禁止Intel通过将Intel产品与其他非Intel产品相结合的方式向第三方做出许可。除此之外，在一份单独的主协议中，Intel同意向其芯片购买者发出书面通知，以告知该许可未明示或默示的授予其芯片购买者相关许可。

因此，在台湾广达从Intel处购买半导体芯片并将该芯片与其他非Intel部件装配至电脑操作系统中后，LG向台湾广达及其他出现类似情形的电脑生产商提起了专利侵权诉讼。LG诉称：台湾广达在将部件并入电脑操作系统的方法和系统方面侵犯了其专利权。 根据优尼威思镜片一案的先例，初审法院判定被诉专利中的系统权利要求已穷竭。因此对于购买者购买Intel芯片并将其装入电脑系统之中，LG无权要求执行其对系统权利要求所享有的专利权。然而，初审法院还判定，就所起诉的专利方法中所含的权利要求而言，其专利并未穷竭，因为根据联邦巡回法院的先例，设备的出售行为并不穷竭相关的方法权利。就台湾广达购买Intel芯片的行为而言，在协议中未附加限制其将该芯片用于Intel产品的

条件。最终，Intel所发送的弃权通知不构成销售条件。

在上诉中，联邦巡回法院维持了部分原判，同意设备的销售行为并未穷竭专利权人就其方法所享有的权利。然而，联邦巡回法院也撤销了初审法院所做的部分判决，认定所诉的含专利的系统亦未专利穷竭，因为向台湾广达销售芯片的行为是附条件的。联邦巡回法院指出：LG已要求Intel向客户告知其有限许可范围，且Intel确实这样做了。 最高法院对穷竭法则的解读

在将案件上诉至最高法院之后，最高法院阐述了与专利穷竭相关的若干事项，包括：(1)专利穷竭法则是否适用于方法主张；(2)产品中含有可能引发专利穷竭的专利的范围；(3)产品的授权销售是否会导致专利穷竭——无论其是否试图控制产品的使用。

专利穷竭适用于方法主张。最高法院判定：专利穷竭法则适用于方法主张，“本法院认为无法支持LG主张的方法专利不可被穷竭这一观点”。最高法院反复阐明：此前先例表明——有专利权的方法可被包含在产品之中，而产品的销售会导致该专利穷竭。最高法院找不到与该法则相悖的任何正当理由，因一旦允许悖于该法则，即会允许专利权人通过方法权利要求（而非设备权利要求）来规避该法则，这只会影响专利穷竭法则的正常适用。在作出判决时，最高法院推翻了近些年来联邦巡回法院的先例判决，比如著名的邦迪有限公司诉艾尔博世轮胎有限公司一案（750 F.2d 903， 924——联邦巡回法院1984年），该案判定专利穷竭不适用于方法专利。

就含有专利发明基本特征的产品，若其唯一合理使用目的是使用专利，对该产品的授权销售将引发专利穷竭。最高法院判定：由Intel向台湾广达所出售的产品确实含有引发争议的专利。通过优尼威思镜片专利穷竭先例，法院认定，Intel根据许可协议规定对台湾广达的销售行为，已引发了专利穷竭，因为唯一合理拟定使用微处理器和芯片组的行为将构成对专利的使用，且其已含有专利发明的基本特征。如在优尼威思镜片一案中一样，除将微处理器和芯片组装入电脑系统使用了LG的专利之外，Intel对微处理器和芯片组的出售行为并不构

成合理使用。除此之外，就由Intel向台湾广达所出售的微处理器和芯片组而言，其仅部分使用了LG的专利，但其却包含了LG发明专利的一切，因为使用专利所需的唯一措施即为将其应用于通用程序之中或添加到相关的标准件。

无论是否试图控制产品的使用，对产品的授权销售都将导致专利穷竭。若被许可方已经被授权进行销售，即使所签订的许可协议试图控制被许可方客户对产品的使用，上述销售行为仍能导致许可方专利权的穷竭。在台湾广达一案中，主协议规定Intel需向其客户（如台湾广达）告知其对Intel许可使用的限制，且Intel也发出了该通知。然而，法院仍驳回了LG的推论——通知可能会导致Intel的销售未获授权。

法院认为就Intel所签订的许可协议而言，其未限制Intel对含有LG专利的产品进行销售的权利。恰恰相反，许可协议广泛许可Intel能够在无需承担LG专利索赔的基础上生产、使用或销售产品。

此外，尽管LG已要求Intel向其客户发送许可限制的通知，双方当事人均认为：(a) Intel并未违反该通知要求；或者(b) 对主协议的违约并不一定构成对许可协议的违约。因为没有任何条款限制Intel本质上含有专利的产品(微处理器和芯片组)的销售授权，这将会导致专利穷竭。

最终，尽管最高法院认定LG的专利权已被穷竭，但该授权销售并不一定限制LG的其他合同权利——比如要求承担合同违约责任的索赔请求。然而，在这种情形下，因为LG并未在其诉讼请求中提出上述要求，法院就是否应当承担合同损害赔偿金之事项，未做出任何判定，尽管专利穷竭将会消除专利权损害赔偿。 结论

对于产品专利权已被穷竭的专利许可方而言，其将不能再依赖方法权利来防止专利权穷竭。除此之外，专利许可方若希望授权给被许可方以销售含有其许可专利的产品，则仅通过要求被许可方向客户发送通知（告知他们并未获得这些专利的许可）不可避免专利穷竭。

若专利许可方希望能够有权向被许可方的客户主张权利，则应试图创造具有执行性的合同权利。比如，许可方可对经其许可的客户提供的部件销售进行限制，要求仅能将这些部件销售给经其许可的顾客，或者许可方可要求被许可方对其向客户的部件销售进行限制，即在客户对部件进行装配或将其与未经许可的部件并用之前，要求客户取得相应的许可。 总之，台湾广达一案对许可方和被许可方如何订立避免专利穷竭的协议，以及法院如何解释和运用专利穷竭法则并对合同限制性规定的可执行性进行评估，意义重大。

创业企业专利风险规避途径及申请攻略

一条创业者被抓的消息引起了社会关注：因想赚到第一桶金，在知名大学入读热门专业的19岁大学生小渠放弃学业，与两名亲兄弟一起开网店创业。网店在两个月内创造161万元营业额，不过因涉及销售冒牌CK内衣裤，小渠与弟弟及一名老乡被判处有期徒刑八个月；而最初让小渠下定决心辍学的亲哥哥，此刻还在畏罪四处躲藏。http://t.cn/hdjK6q （新浪科技引自大洋网广州日报）

看了上述新闻，笔者不禁为这几位创业者感到惋惜，淘宝网的商家竞争异常激烈，能两个月在淘宝销售内衣创造161万元营业额者一定是执行力很强的团队，但他们却因为销售的是侵犯知识产权产品锒铛入狱，回想团队前期的创业努力，当时多一分努力，就让自己将来离牢狱之灾更近一步。对其他创业者而言，前车之覆，后车之鉴，显然应该从他们的遭遇中吸取教训，避免重蹈覆辙。下面笔者就根据自己的从业经验谈一下创业者应当如何规避知识产权法律风险。

根据多年的执业经验，笔者得出了一个结论，知识产权的实质是在市场竞争中建立某种受法

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库专利规避设计(2)在线全文阅读。